Jak chronić markę za granicą?

Jak chronić markę za granicą?

Brief.pl / Wiedza

Krajowe marki często mają na celu ekspansję na rynki zagraniczne. Warto jednak pamiętać o uzyskaniu prawa do znaku towarowego i ochronie marki poza granicami Polski. Jakie zasady obowiązują w Unii Europejskiej i innych krajach, z jakimi kosztami to się wiąże i na co warto zwrócić uwagę? Odpowiedzi na te pytania udziela Anna Sokołowska-Ławniczak, rzecznik patentowy w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

-

Pierwszym krokiem wielu przedsiębiorców jest zapewnienie ochrony swojej marce na terenie Polski. Zgłaszając dane oznaczenie do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, po spełnieniu określonych przesłanek, uzyskuje się prawo ochronne do znaku towarowego. Takie prawo skuteczne jest tylko i wyłącznie na terenie Polski. Warto się zastanowić co zrobić w sytuacji, gdy zakres działania przedsiębiorcy wykracza poza terytorium Polski i w związku z tym ochrona przysługująca jego marce powinna być szersza? W takiej sytuacji jest kilka możliwości działania, w zależności od terytorium ekspansji naszej firmy.

Marka chroniona w Unii Europejskiej

 

Wystarczy jedno zgłoszenie dokonane w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (tzw. OHIM, który wkrótce zmieni nazwę na Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej) w Alicante w Hiszpanii, aby uzyskać prawo do znaku towarowego, które będzie skuteczne na terenie całej Unii Europejskiej. Procedura zgłoszenia jest stosunkowo szybka (ok. 6 miesięcy do uzyskania rejestracji), a całość postępowania można przeprowadzić on-line.

 

Na co warto zwrócić uwagę rozważając zgłoszenie znaku europejskiego? 

1. Koszty procedury

Od 23 marca 2016 r. koszt zgłoszenia i ochrony przez pierwsze 10 lat jednego znaku towarowego dla jednej klasy towarowej lub usługowej będzie wynosić 850 Euro. Jeśli znak jest zgłoszony dla dwóch klas, to należy dopłacić 50 Euro, jeśli dla trzech, to 150 Euro. Za każdą klasę powyżej trzech klas należy zapłacić dodatkowo 150 Euro. Dla przykładu, zgłaszając znak towarowy w trybie on-line dla dwóch klas (np. ubrania i usługi sprzedaży ubrań) zapłacimy 900 Euro. Dla porównania koszt zgłoszenia takiego znaku i ochrony 10 letniej jedynie w Polsce wynosiłby ok. 1440 PLN. 

2. Możliwość sprzeciwu w całej Europie

Zgłaszając znak do OHIM-u warto pamiętać o tym, że Urząd ten nie bada sam z siebie ewentualnych kolizji z innymi, wcześniej zarejestrowanymi znakami. W tym zakresie inicjatywa jest pozostawiona uprawnionym z wcześniejszych europejskich znaków towarowych lub wcześniejszych znaków krajowych (z krajów członkowskich Unii Europejskiej). W konsekwencji, każdy właściciel wcześniej zarejestrowanego znaku europejskiego lub krajowego może zgłosić sprzeciw wobec zgłoszenia naszego znaku towarowego. Oczywiście przesłanki do wniesienia takiego sprzeciwu określają odpowiednie przepisy, jednak warto liczyć się z tym, że podmiot np. z Hiszpanii lub Włoch może uznać, że znak zgłoszony przez nas jest podobny do wcześniejszego znaku hiszpańskiego lub włoskiego. Procedura sprzeciwu przedłuża postępowanie zgłoszeniowe i może narazić nas na dodatkowe koszty (w przypadku przegrania sprzeciwu). Jak można się przed tym uchronić? Należy zbadać znak, który chcemy zgłosić, przynajmniej w podstawowym zakresie, pod kątem istnienia wcześniej zarejestrowanych znaków towarowych w całej Unii Europejskiej.

3. Jedna rejestracja

Jeśli zdecydujemy się na zgłoszenie znaku do OHIM-u, to warto pamiętać o tym, że ochrona europejska będzie obejmować również Polskę. W konsekwencji nie trzeba zgłaszać znaku do Urzędu Patentowego RP, a później (lub równolegle) do OHIM-u. Warto zatem, już na początku działalności, rozważyć, w jaki sposób i na jakim terytorium potrzebujemy ochrony dla naszej marki. 

 

Marka chroniona w wybranych krajach

 

Czasem ochrona na terenie Unii Europejskiej nie jest dla przedsiębiorcy wystarczająca lub odwrotnie – chce on chronić swój znak na przykład tylko w Polsce, USA i w Japonii. Co zrobić w takiej sytuacji?

Międzynarodowe zgłoszenie znaku towarowego umożliwia tzw. system madrycki ustawiony na postawie umów międzynarodowych i administrowany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO z siedzibą w Genewie). Na chwilę obecną objęcie ochroną znaku towarowego, w oparciu o system madrycki, jest możliwe na terenie 113 krajów na świecie.

W praktyce dokonuje się tzw. zgłoszenia międzynarodowego znaku towarowego i wyznacza kraje na terenie których dany znak ma być chroniony. Zgłoszenie przyjmuje WIPO i zarządza nim (m.in. rozsyła dalej do urzędów krajowych, które wyznaczyliśmy w zgłoszeniu). Koszt procedury zależy od rodzaju zgłaszanego znaku oraz ilości klas towarowych lub usługowych i liczby krajów w których ochronę chcemy uzyskać. Podanie konkretnej kwoty lub przedziału kwot bez poznania tych danych jest niemożliwe. Zgłoszenia międzynarodowego dokonuje się najczęściej za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP.

Istotą procedury międzynarodowej jest to, że zgłoszeniem zajmuje się WIPO, natomiast udzieleniem (lub odmową udzielenia prawa) już poszczególne urzędy krajów, które wyznaczyliśmy w zgłoszeniu międzynarodowym. W konsekwencji, jeśli będzie istnieć konieczność podjęcia jakichś czynności bezpośrednio przed danym urzędem krajowym, będziemy musieli działać za pośrednictwem lokalnych pełnomocników. 

::

W praktyce ochrona europejska i międzynarodowa nie wykluczają się. Często zdarza się, że podmiot chce chronić znak zarówno na terenie Unii Europejskiej, jak i w innych krajach. Dobór odpowiedniej procedury i zakresu ochrony to kwestia, którą warto się zająć nawet już na początku działalności gospodarczej. 

 

::

Foto: Fotolia

Zobacz inne polecane artykuły

Warszawski car sharing dla osób prywatnych

Brief.pl / Aktualności

Warszawski car sharing dla osób prywatnych
Warszawski car sharing dla osób prywatnych

4Mobility, po uruchomieniu usługi car sharingu, czyli auta na minuty dla klientów biznesowych, rozszerza swoją ofertę na użytkowników prywatnych, a tym samym sprawia, że Warszawa dołącza do grona miast z car sharingiem dostępnym dla każdego. Od teraz osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi mogą w prosty sposób zarezerwować wybrany pojazd. Samochód można odebrać w jednej z 20 baz na terenie miasta, otwierając go smartfonem.

Nie tylko Allegro i H&M. Zobaczcie nasz subiektywny wybór najlepszych reklam na święta 2016

Brief.pl / Inspiracje

Nie tylko Allegro i H&M. Zobaczcie nasz subiektywny wybór najlepszych reklam na święta 2016
Nie tylko Allegro i H&M. Zobaczcie nasz subiektywny wybór najlepszych reklam na święta 2016

Wzruszają, bawią i wprowadzają nas w świąteczną atmosferę. Marki, przygotowując swoje przedświąteczne kampanie, prześcigają się w pomysłach na oryginalne, ale utrzymane w grudniowym klimacie kampanie. Postanowiliśmy sprawdzić, które z nich w tym roku najlepiej poradziły sobie z tym zadaniem.